咨讯 在被许可人破产案中对商标许可人权利的保护

在特拉华州最近发生的一起破产案提示我们，商标许可人须警惕其在被许可人破产案件中可能需要立即采取行动以保护其在许可协议中的宝贵权利（引用自Armstrong Flooring, Inc., Chapter 11 Case No. 22-10426 (MFW) (Bankr. D. Del. 2022年7月22日)。

在这种情况下，应债务人被许可人 Armstrong Flooring, Inc. 的要求，破产法院发布了一项临时限制令和初步禁令，指示一项商标许可协议（以下简称“《许可协议》”）的许可人 Armstrong World Industries, Inc. 和 AWI Licensing LLC，签署书面同意书，同意债务人被许可人根据《破产法》第 363 条将其在许可协议中的权利和义务转让给中标人，以出售债务人被许可人的资产。

《许可协议》

该《许可协议》源自 2016 年，当时 Armstrong World Industries, Inc. (以下简称“AWI”) 通过拆分其子公司 Armstrong Flooring, Inc. (以下简称“AF”) 将瓷砖产品业务剥离了出去。作为与该交易相关联的事件，AWI 及其许可的子公司 AWI Licensing LLC (以下简称“AWI Licensing”)与 AF 签署了《许可协议》。

根据许可协议，虽然 AWI 保留了使用“Armstrong”名义及商标营销和销售天花板产品的专有权，但 AWI 和 AWI Licensing（以下统称“许可人”）授予了 AF以下权利：i) 永久性地免版税且独家使用“Armstrong”名义和商标营销和销售地板瓷砖产品； ii) 非独家地在某些墙壁产品上使用同样的名义和商标。

《许可协议》明确禁止在未经许可人同意的情况下将被许可人的权利和义务转让给第三方，但与控制权变更交易有关的除外。

《许可协议》与 AF 破产案之间的相互作用

由于无法成功应对新冠大流行的挑战，AF 于 2022 年 5 月 8 日根据《破产法》第 11 章申请寻求救济，旨在通过竞争性投标程序在全球范围内加速出售其业务。

这一出售过程可能会导致不同地区的资产中标人互不相同，并且这样的处置不太可能达到《许可协议》中规定的控制权变更交易的条件。

由于根据《许可协议》授权的业务比没有《许可协议》授权的业务价值更高，如果 AF 在《许可协议》中的被授予的权利可伴随着业务同时有效转让，潜在购买者的预期竞标价格会高得多。

因此，除非《破产法》否定许可人的同意权，此类转让必须获得许可人的同意。

破产对许可人同意权的影响

在大多数情况下，当协议的一方（债务方）成为破产案件的主体时，就《破产法》而言，包括商标许可协议在内的许可协议被视为所谓的“执行合同”。

一般而言，《破产法》第 365 条推翻了执行合同中禁止在未经另一方（对方）同意的情况下转让债务人在合同中规定的权利和义务的条款。简单来说，根据该条款，如果债务人纠正了合同项下的任何货币违约，并赔偿了对方因此类违约而造成的实际金钱损失，则可以将其在合同中规定的权利和义务转让给第三方。如果第三方提供了对未来履约的充分保证，这种要求通常不难满足，则另一方反对无效。

然而，尽管在破产时通常不会考虑对方的同意权，但在Armstrong Flooring案中，许可人拒绝同意对完成出售至关重要的转让，这对完成相关转让构成了巨大的法律阻碍。原因是：i) 对于某些类型的执行合同，《破产法》第 365 条存在对非转让条款的一般中性化的例外情况； ii) 商标许可协议属于此例外。

这一例外情况见于《破产法》第 365条(c)款(1)项 ，如果根据适用的非破产法，债务人或其受托人不得在未经对方同意的情况下承担或转让执行合同，无论合同是否明示禁止未经对方同意的转让，对方均可以免于接受债务人以外的实体的履约或向其提供履约。

个人服务合同是属于此例外的合同的典型例子。例如，如果某工作室与某演员签订了在电视连续剧中扮演一个角色的合同，并且该演员破产，根据适用的非破产法（州合同法），该演员不得将合同转让给另一名演员，无论合同是否明确禁止此类转让，除非工作室同意。

个人服务合同并不是第 365条(c)款(1) 项规定例外的唯一合同类型。十多年前，第七巡回法院认为商标许可协议也属于这一例外类型。第七巡回法院将联邦非破产法解释为未经许可人同意，被许可人不得转让商标许可协议，因为许可人有必要监控被许可产品的质量。引用自 XMH Corp., 647 F.3d 690 (7th Cir. 2011) (Posner, J.)。

主流观点认为：商标许可通常需要许可人同意才能转让被许可人的权利和义务，Armstrong Flooring案中的破产法院在其法官裁决中也承认了这一点。因此，在 AF 的破产案一开始，许可方就处在一个阻碍转让的位置，这给了它很大的谈判筹码。许可人的这种优势面临着丧失的风险，或者至少是被稀释了，因为在本破产案中，许可方在收到有关法院在破产中设立投标程序的通知时未能立即采取行动。

招标程序令

如前所述，AF 于 2022 年 5 月 8 日申请了根据第 11 章的寻求救济案件。它还积极寻求破产法院加入投标程序命令，该命令不仅仅是指定准购买者达到竞标AF资产的资格所应遵循的程序。法院于 2022 年 5 月 31 日颁布了招标程序令（以下简称“BPO”）。

为了证明它不仅适用于潜在投标人，BPO 规定债务人将在 2022 年 5 月 31 日（BPO 日期）之前向执行合同的另一方发出合同假设通知，该执行合同（以下简称“受让合同”）可能会被转让给一个或多个潜在的中标人。根据 BPO，合同假设通知的内容是告知对方其有责任在通知送达后 14 天内对拟定的假设合同内容和转让提出任何形式的异议。

至关重要的是，BPO 第 25 段的相关部分规定：

“任何一方如未能及时……对在合同假设通知中列出的转让合同的拟定假设内容和转让提出反对。 ……将被视为已同意……假设内容和转让该受让合同……。该方将被禁止……对受让合同的拟定内容和转让或提出反对或反悔 ……，无论适用法律是否允许此类交易的对方免于为破产法第 365条(c)款(1) 项的目的接受中标人的履约或向其提供履约。”

2022 年 5 月 31 日，AF 的通知代理人向 AWI Licensing 邮寄了一份合同假设通知，并提请其总法律顾问注意。该通知表述了招标程序的条款、异议的期限以及未能及时提出异议的后果，它还包括上面引用的 BPO 第 25 段的内容。

AWI 和 AWI Licensing 均未及时对许可协议的拟定假设内容和转让提出异议。

邮寄合同假设通知后的事件

2022 年 6 月 2 日，在 AWI Licensing 收到一份合同假设通知后不久，AF 的总法律顾问就出售程序联系了 AWI 的总法律顾问，并告知他，AF 需要他们同意将 AF 根据许可协议获得的权利转让给成功中标者。

在这一方面，正在与潜在投标人协商中的资产收购协议规定了中标人的义务：在收到许可人的书面同意后，债务人被许可人在许可协议中规定的在适用的地理区域享受的权利将被转让给他们。

此后，AWI 签署了一份保密协议以便接收有关出售过程的信息，包括潜在买家的身份信息。

2022 年 6 月 14 日，AF 的总法律顾问致电 AWI 的总法律顾问，指出了可能的投标人的姓名，并告知AF 的资产很可能会按照地理区域分割出售给两三个买家。

2022 年 6 月 26 日，AF 的总法律顾问通过电子邮件向 AWI 的总法律顾问发送了一份拍卖中可能合格的投标人名单。他还通过电子邮件向他发送了一份根据资产购买协议所要求正在与投标人协商中的的许可人书面同意书（以下简称“书面同意书”）的副本，并提出如果 AWI 对书面同意书有任何实质性的关切，请告知 AF。 AWI 没有对该书面同意书作出任何评论。

2022 年 6 月 28 日，AWI 的总法律顾问首次告知 AF 的总法律顾问，他们“似乎无法”为正在计划考虑中的转让签署书面同意书。

此后，AWI 和 AF 各自的首席执行官和总法律顾问之间的一系列沟通并未促成许可人同意签署和交付书面同意书。从双方 CEO 之间的所谓沟通和随后举行的听证会上许可人的律师的声明我们可以合理推断：许可人希望以签署同意书为条件与中标者协商安排特许权。这对债务人被许可人来说是十分不乐见的，后者坚持认为许可人已经被视为同意转让，因为其没有及时提出反对意见。

在进行这些沟通的同时，债务人被许可人于 2022 年 7 月 11 日公开宣布了被许可人在以下地区资产的中标人身份：i) 债务人被许可人的北美资产； ii) 债务人被许可人的澳大利亚和新西兰资产； iii) 债务人被许可人的中国资产。这些出售的资产总价值预计将略高于 2 亿美元。

对方诉讼

截至 2022 年 7 月 20 日，随着出售北美资产的期限2022 年 7 月 22 日临近，许可人仍然拒绝签署书面同意书。上述事态促使债务人被许可人向破产法院提起对抗性诉讼，就债务人被许可人将其在许可协议中的权利和义务转让给中标人事宜寻求宣告性救济和肯定性禁令救济。

在 2022 年 7 月 22 日就债务人被许可人的强制救济请求举行的快速听证会上，破产法院面对着债务人被许可人缺乏在出售北美业务的期限后继续在北美经营的资产流动性，以及由于缺乏书面同意书而未能成功完成交易即将导致流失许多工作岗位和损失持续经营价值的局面。

在对债务人被许可人的救济请求作出裁决时，破产法院宣布许可人未按照BPO的要求及时提出异议，应被视为同意转让。法院于 2022 年 7 月 22 日进一步下达命令（以下简称“转让令”），指示许可人应在资产出售的相应截止日期之前向中标人提供书面同意，并且在北美资产出售案中，不得晚于美国东部时间 2022 年 7 月 22 日下午 3点提供书面同意。

当法院宣布裁决时，许可人的律师申请暂缓转让令以待上诉。法院驳回了这一请求。

许可人于 2022 年 7 月 22 日星期五签署并交付了出售北美资产的书面同意书。同天，它就转让令向地区法院提出上诉通知。第二天，许可人申请暂缓出售程序以等待地区法院的诉讼判决。

解决方案

许可人需要满足非常高的门槛才能满足条件暂缓实现法院已批准的对债务人所有资产的出售，并且如果该出售未能被暂缓，将进而引发对法院命令提出上诉，而法院的转让令对完成该出售程序来说是不可或缺的。尽管如此，许可人提交的上诉通知以及向地区法院提出的暂缓动议还是成功使债务人被许可人坐到了谈判桌前。

在 2022 年 7 月 23 日至 24 日周末期间，经破产法院批准，双方协商达成和解，协议内容包括：i) 许可人将撤回上诉通知和暂缓动议，并交付剩余的同意书； ii) 许可人将获得 1, 000, 000 美元。

2022 年 7 月 25 日星期一，债务人被许可人在破产案中提出动议，请求破产法院加快批准该和解协议。破产法院于 2022 年 7 月 29 日批准了该协议。

结论

尽管许可人在Armstrong Flooring案中最终能够凭借其商标许可人的地位挽回大量财务利益，但并不能保证所有因未及时提出异议而被稀释的谈判话语权都能通过娴熟操作法律程序部分或全部恢复。破产案件往往进展迅速，期限可能很紧。当商标被许可人破产时，许可人应仔细审阅其收到的与破产案件有关的通知，并特别注意与其利益攸关的期限。
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阿尔弗雷德·拉里 是美国凯拓国际律师事务所的高级顾问。

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